淺談專利要件及專利申請

天境傳媒 報導
時事法律工商時事法律產業2016-12-14
專利要件及專利申請
專利要件及專利申請

法律生活專欄:

近年來智慧財產權之保護蔚為風潮,智慧財產權,不是冰冷冷的法律概念,事實上常見於我們的日常生活當中,而在智財三權(專利、商標及著作權)當中,「專利權」為最具技術性而難讓人一窺究竟者,本報特邀請漢唐光電科技股份有限公司專利部門主管林應欽工程師,撰文淺談專利之概念及申請相關流程,期能為讀者揭開「專利」的神秘面紗。

淺談專利要件及專利申請

  1. 序言:

    筆者在專利界耕耘十數載,對於國內、外的專利已有一定的認知,感於專利領域之博大精深,無法一朝一夕貫通所有實務,但仍願分享吾所知淺薄經驗。而今日來討論的是台灣專利申請時,必須針對欲申請專利內容做一檢視,需符合產業利用性、新穎性及進步性之三要件,申請專利方可有獲准的機會。至於其他國家的專利要件,其標準亦與台灣相去不遠,所以能精確掌握台灣專利要件後,利用相同專利內容去申請國外專利,亦能提高核准機會,以下為分別對於專利三要件做一較詳細討論。

  2. 專利三要件
    1. 產業利用性:根據專利法第二十一條:「發明,指利用自然法則之技術思想之創作」、第二十二條:「可供產業上利用之發明」、第二十四條第二項:「人類或動物之診斷、治療或外科手術方法,不予發明專利」,該二項規定即闡明舉凡抽象概念,或屬於人類智力活動的規則和方法,非為利用自然法則之技術應用,皆無法獲得專利權。何謂抽象概念?即為看不到及摸不著的方法,但方法仍是發明專利的標的,究竟何種方法可申請專利?何種方法無法取得專利?依照專利審查基準所載,方法必須依附於實體物品或裝置上,即為一種利用自然法則的方法,該種方法即符合產業利用性,方法與物品結合後,該種方法可能為物品的製造方法或物品測試方法,該種方法可於產業中被大量複製,對於產業升級有所助益,站在專利立法精神角度,該種方法當然鼓勵其申請專利。

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      相反的,若方法未依附於實體物品或裝置上,即可能流於人類的智力活動,人類的智力活動最常見為遊戲、博弈、教學、商業方法…等,此種方法必須仰賴人腦運作來執行,不符合利用自然法則之原則。再者,人類的智力活動無法百分之百進行複製,當一位教學者面對複數個學員進行某一課程教授,同樣的教學內容,第一位學員可吸收 75 %知識;第二位可吸收 90 %知識;第三位學員可吸收 60 %知識。由此歸納可得單純智力活動無法進行全面複製,且無法確認被複製者(學員)是否能執行該些知識內容,無法符合產業利用性所要求可被大量生產製造,以及該些被製造物品皆可發揮其功能。由上述可得人類的智力活動確實不應被納入專利保護範圍。

      雖然人類的智力活動無法被專利所保護,但是輔助智力活動的物品及裝置是可獲得專利保護的,如:象棋、西洋棋、白板及白板筆…等,只要該些物品具有研發者投注心力進行改良,仍可獲得專利保護。總結得知,產業利用性要先被確認具備後,再來討論是否具有新穎性及進步性的要件。

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    2. 新穎性:根據專利法第二十二條第一項,無下列情事之一,得依本法申請取得發明專利:「一、申請前已見於刊物者;二、申請前已公開實施者;三、申請前已為公眾所知悉者」 ,在專利審查的實務中,台灣所要求的新穎性,是屬於「絕對新穎性」,換言之,在世界任何一個角落只要與專利申請案相同技術內容被公開,即使遠如非洲的衣索比亞,仍不得取得發明專利。在專利審查過程中,一件台灣發明專利申請後,可能會接獲如台灣、大陸、美國、日本、韓國、歐盟或 PCT 條約…等國之習知引證案加以比對及核駁,足見台灣的專利審查制度已與全球接軌,採取絕對新穎性做為審查標準後,專利審定書的可信度會比較好,有助於後續專利舉發案的數量減少。

    3. 進步性:根據專利法第二十二條第二項:「為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,不得取得發明專利」,關於進步性的認定,乃屬於審查機關(經濟部智慧財產局)之審查人員的權責。就筆者對於審查機關所發出專利審查意見通知函來觀察,審查的結果是進步性的核駁,可進行專利申復答辯的空間就很大,為何?進一步的分析,會用進步性核駁的專利案,代表申請案的新穎性已經通過審查,習知的專利或文獻皆未與申請案有完全相同者,此時審查人員必須找到與申請案相同領域的具有相關技術的複數個引證案加以聯合比對核駁,此時進步性的審查已摻入審查人員之主觀論點,非全面客觀的審查結果,當然就有可挑戰的空間存在。

      舉例而言,審查人員提出三件引證案(引證 A、引證 B 及引證 C )與申請案做比對,其中引證 A 是主要引證案,其揭露技術內容與申請案之申請專利範圍有 70 %的近似或相同;而未被引證 A 技術內容所涵蓋 30 %,則由引證B涵蓋 20 %的技術內容,以及引證案 C 涵蓋 10 %的技術內容。就算申請案真的可由三件引證案 A、B、C 做了全面性的涵蓋,審查人員又要怎麼證明引證案 A + B + C 技術組合是容易的?而且是熟知本案技術領域者所可輕易思及?在專利答辯的攻防中,這二點是最大的爭執點,端賴審查人員及專利申請人之間,誰可以書面爭辯說服對方,即成為專利答辯成功與否的關鍵。

  3. 專利申請與結論

    專利構想的提出,加以實施手段的具體化,是專利不可或缺的步驟,當專利可達成的結果(Result)、裝置或方法可達成的所有功能(Function)及具體技術手段(Way)皆具備後,此時就需要進行國內、外專利檢索,當檢索的結果證實欲申請專利技術手段有所差異,而且關鍵技術與前案非為均等時,恭喜您,可以放心去申請專利了,但要注意的是國內、外發明專利於申請日起至公開日止,通常有 18 個月的潛伏期(或稱潛水艇時期),此時專利是無法被檢索出來的,若真的遇上習知相似專利處於潛伏期的前案,專利答辯變得勢不可免,但細心分析申請案與前案(引證案)於方法或結構的差異性後,仍可能使專利申請案核准。

    前述欲申請專利經由檢索後,有可能找到近似技術手段的專利,此時就必須進行「專利迴避設計」,可藉由簡化組件達成相同的功能;或是增加一新組件使專利達到新的功能,都是專利迴避可思考的方向。另尚有一種釜底抽薪的做法,根據專利可達成的結果(Result),重新再思考另一種技術手段,雖然耗費的迴避時間較長,但可避免侵犯他人專利的疑慮,是一種根本解決問題的方法。希望藉由筆者解說,能讓專利申請入門者,獲得一些基本申請要領,專利沒有想像中那麼困難,但是要注意的細節卻不算少,若讀者看完本文後有任何疑問,歡迎提出共同研究及討論。

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